IL SOLE 24 ORE

Cassazione/2. La Corte anticipa le norme Ue – Resta salvo solo il giudicato
Brevetti, il giudizio sulla validità vince su quello di contraffazione
Con la sentenza n. 15339, depositata il 25 luglio, la Corte di cassazione si pronuncia sul delicato rapporto tra diverse cause che investano la validità del medesimo brevetto. Il problema nasce dal fatto che le sentenze che dichiarano la nullità di un brevetto, totale o parziale, una volta passate in giudicato, hanno efficacia erga omnes , com’ è stabilito dall’art. 123 del Codice della Proprietà Industriale (Cpi), ossia s’impongono non solo alle parti del giudizio in cui sono rese e ai loro aventi causa, ma a tutti i consociati, compresi quelli nei confronti dei quali il brevetto sia stato giudicato interamente valido (o valido con una portata più ampia di quella riconosciuta dalla sentenza di nullità passata in giudicato) da un’altra decisione.
La pronuncia che accerta la validità del brevetto non è dunque suscettibile di dare luogo a un giudicato sostanziale, perché la parte che ha visto respingere, in tutto o in parte, le proprie domande o eccezioni di nullità, potrà sempre valersi dell’eventuale declaratoria di nullità pronunciata in un’altra causa, col solo limite previsto dall’art. 77 Cpi, che considera le pronunce di nullità eccezionalmente ininfluenti sugli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti e sui contratti già eseguiti aventi avuto ad oggetto il brevetto (salvo in quest’ultimo caso la possibilità di ottenere un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto).
Queste conclusioni ricevono ora la sanzione della Corte di cassazione, che accoglie il ricorso di un soggetto condannato per contraffazione di brevetto, il quale invocava il passaggio in giudicato di una sentenza resa in una causa parallela (tra l’altro, tra le stesse parti), nella quale il medesimo brevetto era stato ritenuto valido con un ambito più ristretto. I giudici di legittimità hanno infatti ritenuto che «resta sempre pregiudizialmente prioritario il giudizio sulla validità del brevetto», con conseguente «necessità di sospendere il giudizio di contraffazione nel caso della contemporanea pendenza anche dell’altro (quello di nullità, nda), avente carattere pregiudiziale di antecedente logico giuridico», ovviamente (questo la sentenza non lo dice, ma è implicito nel ragionamento) nei casi in cui non sia possibile disporne la riunione, in particolare perché le cause pendono in gradi diversi. Viene così corretto il tiro rispetto a precedenti pronunce della stessa Suprema Corte.
La necessità di sospendere il giudizio di contraffazione sussiste tra l’altro anche nel caso in cui nella causa di contraffazione il tema della validità sia stato trattato con portata decisoria (e non solo incidentale, come nel caso deciso dalla sentenza in esame) e il relativo accertamento non sia stato impugnato, qualora penda una nuova causa di nullità promossa da una parte diversa (o dalla stessa parte, per ragioni diverse da quelle fatte valere nel primo giudizio e dunque ad essa non precluse).
L’interesse di questa decisione è tanto maggiore nella prospettiva che sta per aprirsi con l’istituzione della Corte unificata europea dei brevetti, il cui accordo istitutivo ammette espressamente la possibilità che rispetto allo stesso brevetto pendano separatamente un’azione di nullità (davanti alla Divisione centrale) e una di contraffazione (davanti a una Divisione locale o regionale). In questo caso, infatti, le Rules of Procedure della Corte hanno previsto che l’udienza di discussione nella causa di nullità sia fissata prima di quella nella causa di contraffazione: così ottenendo in pratica lo stesso risultato e quindi riducendo al minimo il rischio che il brevetto venga revocato, in tutto o in parte, dopo la pronuncia della sentenza sulla contraffazione (come invece oggi è normale che avvenga nelle cause brevettuali in Germania, dove la “biforcazione” è obbligatoria).
La soluzione adottata dai nostri giudici conferma quindi l’alto livello delle recenti pronunce in materia di brevetti, che per più versi si pone come un punto di riferimento europeo. Cesare Galli